很多年轻律师接到案件后，总是不知道该如何下手，今天我就以办理的一起专利权属纠纷案件为例，与大家分享一下我在办理民商事案件中的办案思路及方法，与大家共勉。

为了方便大家学习，我将案情简化并适当改编，具体如下：

A、B、C三人为D公司员工，三人在尚未离职时与其他人联合发明了几项专利，专利权利人为A、B、C三人后来就职的E公司，该专利技术的应用领域与D公司现有的经营范围重合。三人离职后D公司起诉E公司及A、B、C三人，请求法院判决确认A、B、C三人发明的登记在E公司名下的专利属于D公司所有，并要求A、B、C三人及E公司赔偿D公司的损失，理由是A、B、C三人的发明专利属于D公司的职务发明。A、B、C三人委托我们团队代理这个案件，最终法院驳回了原告的全部诉请。

JINGSH LAWYER

因为我从来没有办理过专利权属纠纷的案件，在这类案件上的经验为0，但是案件最终取得了全面胜诉，这与我们团队的办案思路和方法有着很大的关系，授人以鱼不如授人以渔，如果你想了解这套方法，一定耐心地把文章看完。

第一、找准法律关系，确定法律依据

原告D公司的第一项诉讼请求是确认登记在E公司名下的发明专利归原告所有，理由是三人在D公司工作的同时将发明专利登记在了E公司名下。原告的第二项诉请是请求被告E公司及A、B、C赔偿其经济损失XXX元。针对原告的诉请，我们可以看出本案为专利确权纠纷，并非专利侵权纠纷，确权纠纷的被告一定是登记为专利权人的单位或个人，而发明人因为不是专利权人，不应当成为被告，只能成为第三人，原告将A、B、C三人列为被告显然是错误的。原告的第二项诉请是赔偿损失，赔偿损失是专利侵权的法律后果，而在专利确权纠纷中不应当审理损害赔偿的诉请。经过分析，如果法院能够认可我们以上的观点，本案需要解决的法律问题就只剩下一个，即A、B、C三名员工发明的专利是否属于职务发明。

所以我们首先去查找职务发明的法律规定和司法解释，这项工作说起来容易，但实践中却经常被大家忽视，尤其刚从学校出来当律师的大学生，拿到一个案件之后的惯性思维就是用自己已经掌握的学术知识去处理案件，而不是找明确的法律规定，这是很不好的一个习惯。《中华人民共和国专利法》第6条中规定：“执行本单位任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”

《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。”

通过上述法律规定，我们可以总结职务发明的几个构成要件，1、需要有劳动关系或事实劳动关系；2、应是在履行本职工作中或单位交办的其他任务中实现的发明创造，取得专利的日期可以延长至离职后一年内；3、不是在第2项工作范围内实现的发明创造，但利用了单位的资金、设备、零部件、原材料及技术信息和资料实现的发明创造。

第二、结合案件事实，确定代理思路

经我们与A、B、C三人了解发现，三人并非D公司的研发人员，只是负责管理过知识产权的相关资料，没有从事过D公司安排的其他技术工作，更没有接触过D公司的研发材料、技术资料等。根据以上事实，结合上述法律规定，我们认为A、B、C三人只要证明自己的工作职责与案涉发明无关即可，其余无须举证，只需推翻原告的证据就可以达到胜诉的目的。而证明工作职责的证据，我们想到了劳动合同，上面一般会有员工从事的工作岗位，可以证明三人不是研发人员。

第三、查找案例，佐证观点

确定了办案思路后，我们还需要查找案例，进一步确定我们的思路是正确的，重点查找的是在专利确权纠纷中可否主张损害赔偿的案例，结果我们找到了以下案例，佐证了我们的观点。

【（2019）最高法知民终77号】最高院认为“本案涉及的专利申请权权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件并不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形之外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性”，最终并未支持原告关于损害赔偿的诉讼主张。

【（2020）最高法知民终1061号】最高院认为“虽然原审判决欧普公司赔偿经济损失2万元，但该费用实为新型公司支出的律师费用，因专利权权属纠纷系确权纠纷，而非侵权纠纷，不宜适用专利法第六十五条（即现行《专利法》第七十一条）关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定”。

【（2020）最高法知民终775号】最高院认为“根据楼某原审提出的诉讼请求，本案审理的内容为确认现登记在西普公司名下的涉案专利权是否应归属于楼上阳所有。对权属的确认并不必然涉及对行为违法性的评价……。至于西普公司的行为是否构成侵权、违反合同约定及其是否应就此向楼上阳承担法律责任，均不影响确定涉案专利权的权属，故不属于本案的审理范围。楼上阳如有相应的诉求，可在另案中主张对相关事实进行审查认定”。

第四、充分准备，制胜法庭

通过以上分析和准备，我们已经有了非常清晰的办案思路，我们认为只需要让法官认可我们的观点，在质证时推翻原告的证据，甚至不用辩论都可以取得胜诉的判决。有了这样的办案思路后，我们把工作的重点放在了答辩和质证环节。在答辩时，我们抛出观点，即本案为专利权确权纠纷，发明人不是登记的专利权人，不应当为被告；本案的发明专利不属于职务发明，A、B、C三人没有从事过研发工作，主要发明人是与D公司无关的其他人；专利确权纠纷中不应当审理损害赔偿的诉求。审理知识产权的法官真的都比较专业，听我们说完答辩意见后，立即告知原告不能审理赔偿的诉求，询问原告是否撤回该项诉请，经示明后，原告表示同意撤回损害赔偿的诉请。经过答辩环节，我们取得了一个小小的胜利。

在质证环节，我们采取质辩合一的质证方法，原告准备了一大本证据，从劳动合同到岗位职责，从立项说明到材料领用单，从原被告两公司经营范围的比较到两公司专利技术特征的比对，无论原告提交什么样的证据，我们都在发表质证意见的时候强调案件的争议焦点为职务发明，需要看发明是否是在职务中完成，或利用单位的物质条件完成，原告的证据不足以证明案涉专利系职务发明，且原被告两家公司就类似技术均申请了专利，说明这是不同的发明，否则无法取得专利授权。

经过我们不断地强化案件的争议焦点，法官询问原告，是否有证据证明案涉专利是A、B、C三人在本职工作或单位安排的其他工作中完成的，或者利用单位技术条件完成的？原告答有，但原告所谓的证据却是三人在D公司工作时成为了E公司发明专利的发明人，E公司的专利与D公司的专利在技术上趋同。显然原告在起诉前没有仔细研读职务发明的法律规定，单纯的认为只要发明人有过在老公司的任职经历，新老公司之间在业务上有重合、发明专利类似，就可以认定为职务发明，这显然是年轻律师拍脑门办案的做法，所以在判断案件结果，组织证据方面明显存在失误。

通过法庭质证环节，已经能够得出案件的结论，最后法官为了节约时间，要求各方提交书面代理意见，最终的判决结果已经不言而喻了，原告完败，后来原告选择接受判决结果，没有继续上诉。

通过这个案例，我们可以看出找准法律关系，找好法律规定是多么重要。台上十分钟，台下十年功，别看庭审只有几个小时，庭审背后是多年的法学功底，和细致、充分的准备。以上是我在办理这起案件中的一点总结，希望对从事律师执业的你有所帮助。

/ 孙相奇 /

北京市京师（沈阳）律师事务所

重大疑难案件解决中心副主任

股权投资与争议解决法律事务部主任

沈阳市律师协会财税专业委员会委员

辽宁省法学会金融法学研究会理事

沈阳仲裁委仲裁员 抚顺仲裁委仲裁员

抚顺仲裁学会理事 抚顺银行外部监事

孙相奇律师团队

专业承接国内民商事领域重大、疑难案件